Nella seconda metà dell’Ottocento, nel corso della rivoluzione industriale, che ha ridescritto le dinamiche del lavoro e dell’industria, ha iniziato ad acquisire sempre maggiore importanza il marchio, in funzione distintiva per una realtà imprenditoriale da un’altra.
Il progresso tecnologico giunto successivamente e che ha raggiunto negli ultimi anni un’evoluzione sorprendente, ha contribuito ad accrescere la rilevanza del marchio come elemento fondamentale per ogni impresa.
La normativa che regola il diritto di marchio è composta da vari testi: il principale è il Codice di Proprietà Industriale, detto anche CPI, a cui si aggiungono il relativo Regolamento Attuativo e ulteriori disposizioni normative contenute nel codice civile e nel codice penale.
Qui di seguito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per la tutela di un marchio registrato.
Il marchio: cos’è?
Con il termine “marchio” si intende un segno capace di distinguere un prodotto o un servizio di un’impresa da quelli di un’impresa concorrente e altresì capace di rendere immediatamente riconoscibile agli occhi di un consumatore un determinato prodotto o servizio.
Il marchio registrato conferisce al suo proprietario il diritto di usarlo in modo esclusivo, consentendogli di intervenire per evitare che altri, soprattutto concorrenti, possano usare per i medesimi prodotti o servizi un marchio identico o simile.
Questo diritto può essere esercitato dal titolare del marchio registrato in un determinato ambito territoriale (italiano, europeo o internazionale), a seconda delle aree geografiche che si indicano inizialmente nella domanda di registrazione del marchio.
In estrema sintesi e in termini specifici, il marchio costituisce un bene aziendale immateriale, facente parte dei diritti di proprietà industriale.
Cosa può essere registrato in funzione di marchio?
L’art. 7 del Codice di proprietà industriale individua una serie molto ampia di segni registrabili in funzione di marchio aziendale.
I segni che più comunemente vengono registrati come marchi per identificare un prodotto o un servizio di un’impresa sono:
- Denominazioni o parole: sono quei marchi composti da sole parole, lettere, numeri o combinazioni di questi e di altri caratteri tipografici comuni
- Nomi e cognomi: sono i marchi costituiti dai nomi propri delle persone. Nel caso in cui si tratti di un nome celebre, questo potrà essere utilizzato come marchio solo con il consenso del suo titolare o dei suoi aventi causa
- Immagini e figure: anche le immagini, le figure, i colori e le grafiche possono costituire un marchio registrabile, con o senza l’abbinamento di una parte verbale. Il caso più famoso è l’immagine della mela che contraddistingue il marchio Apple.
- Suoni o melodie: perfino i suoni o le melodie possono fungere da marchio quando sono in grado di rendere immediatamente riconoscibile un’impresa da un’altra.
Il requisito fondamentale che il marchio, qualunque tipo sia, deve sempre avere è la novità o originalità, la capacità distintiva, la liceità e la verità o corrispondenza a quanto identifica.
La mancanza anche solo di uno di questi requisiti non consente ad un marchio di essere validamente registrato.
La novità o originalità
Il requisito della novità è integrato se il marchio che si vuole registrare non esiste già, non è già stato registrato o usato da altri per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
In alcuni casi, il requisito della novità non può dirsi rispettato neppure con il deposito di un marchio già esistente ma per prodotti o servizi diversi: questo è il caso dei marchi celebri. I marchi più famosi e conosciuti al mondo (ad esempio Apple o Lacoste) non possono essere utilizzati come marchio da altri neppure per prodotti o servizi diversi rispetto a quelli che solitamente contraddistinguono; in altre parole, per i marchi più famosi esiste una tutela rafforzata che comporta il venir meno del requisito della novità, anche se utilizzato in altre classi merceologiche.
Capacità distintiva
Il marchio è dotato di capacità distintiva se consente al consumatore di riconoscere immediatamente un prodotto o servizio e di distinguerlo da quello di altre imprese.
Ovviamente, più il marchio è originale e fantasioso, maggiori saranno le possibilità che questo si imprima nelle mente del consumatore che, quindi, lo riconoscerà e memorizzerà con maggiore facilità.
Tecnicamente poi si distingue tra marchi forti e marchi deboli: i primi sono appunto quelli capaci di essere immediatamente ricordati e che quindi hanno forte capacità distintiva; viceversa i marchi deboli sono marchi che difficilmente il consumatore ricorda o che, comunque, rendono difficoltoso distinguere a quale impresa fanno riferimento. I marchi forti, tra l’altro, vengono maggiormente tutelati in caso di tentativi di contraffazione.
Parlando di marchi deboli, esiste poi la possibilità che un marchio, inizialmente poco distintivo, acquisisca poi con il tempo maggiore capacità distintiva e possa quindi essere maggiormente tutelato: in questi casi si parla del cd. “Secondary meaning”.
Liceità
Non è possibile registrare un marchio che leda, più o meno evidentemente, l’ordine pubblico o la morale pubblica: ad esempio, non è possibile registrare frasi offensive o che inneggino a violare la legge.
Verità
Ciò che si decide di registrare come proprio marchio non deve creare il rischio di errore o inganno nei confronti dei consumatori: il marchio non può contenere elementi che possano far dubitare dell’origine o delle caratteristiche di un determinato prodotto o servizio. La violazione di questo principio può portare alla declaratoria di nullità del marchio.
Le ricerche sui marchi precedenti
Le ricerche di anteriorità permettono di controllare preventivamente quali e quanti marchi esistono già e sono già stati registrati, in modo da capire che margini di rischio esistano depositando un determinato marchio. In altre parole, con le ricerche di anteriorità è possibile farsi un’idea di quanto quel marchio risulti effettivamente nuovo rispetto ai servizi o prodotti indicati.
Procedere con il deposito di un marchio senza effettuare le ricerche di anteriorità non è la scelta migliore: non conoscere quali e quanti marchi già esistono può esporre il proprio marchio a facili contestazioni da parte dei titolari dei marchi precedentemente registrati di cui si ignorava l’esistenza, con tutte le conseguenze che ne derivano.
L’ufficio che in Italia si occupa della registrazione dei marchi non effettua in automatico le ricerche necessarie a svelare l’esistenza di marchi già precedentemente registrati da altri: per tale ragione può accadere che, nel corso del procedimento di registrazione del proprio marchio, i titolari di marchi precedenti sollevino delle contestazioni, chiamate opposizioni, nel tentativo di impedire la registrazione del marchio.
Per scongiurare quanto più possibile questo genere di problematiche, è quindi consigliabile effettuare le ricerche di anteriorità.
Affidando l’incarico di effettuare le ricerche di anteriorità ad un professionista, questi consulterà banche dati private, maggiormente affidabili. Viceversa, è possibile attivarsi in autonomia, svolgendo ricerche su banche dati pubbliche e gratuite. Tra le più comuni si segnala la banca dati dell’UIBM per consultare il registro dei marchi italiani; la banca dati E-Search Plus per consultare la banca dati europea; TM View per conoscere i marchi già registrati a livello nazionale, europeo, internazionale ed infine la banca dati WIPO Global Brand DB che consente di consultare i registri dei paesi aderenti alla convenzione di Madrid.
Quale ufficio riceve le domande di registrazione di marchio?
Se il marchio che si vuole registrare rispetta tutti i requisiti e le caratteristiche richieste per legge, si può procedere con il deposito della domanda di registrazione presso gli uffici competenti.
Per il deposito di una domanda di registrazione di marchio in Italia, ci si può rivolgere alle Camere di Commercio oppure si può produrre la richiesta direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma.
Esiste anche la possibilità di procedere a depositare la domanda di registrazione marchio digitalmente, stipulando un contratto con il gestore Telemaco Pay nonché munendosi di un software chiamato Simba Off Line. Per procedere con questa modalità digitale è necessario disporre della firma digitale.
La scelta sicuramente preferibile per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di marchio è quella di rivolgersi ad uno studio legale specializzato o ad un consulente marchi.
La validità del marchio
Il marchio ha una durata di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione e può essere successivamente rinnovato per ugual periodo, senza limite massimo.
Il rinnovo del marchio in scadenza deve essere effettuato prima della scadenza stessa oppure, entro i sei mesi successivi alla scadenza del marchio, pagando in tal caso una tassa di mora per il ritardo.
È molto importante sapere che gli uffici e le autorità competenti alla tenuta e all’aggiornamento dei registri dei marchi non si occupano di comunicare ai titolari quando la scadenza del marchio è vicina, pertanto è fondamentale prestarvi personalmente molta attenzione o affidarsi fin dal principio ad uno studio legale che possa fornire il giusto supporto e le necessarie informazioni per tutelare e gestire al meglio il proprio marchio.
